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易玲:日本专利无效判定制度之改革及其启示

2017-09-06 14:57:20 中国社会科学网 易 玲

作者简介:易玲,中南大学法学院副教授。

专利无效判定二元制是指国家专利行政主管部门享有专利无效判定权限,同时也允许法院在专利侵权诉讼中对专利有效性进行判定的制度。日本在2004年之前采用的是专利无效判定一元制模式,即专利的有效性问题由特许厅审决,法院无权对专利有效性做出判定。日本最高法院在2000年的“基尔比案”①中肯定了法院对专利有效性进行判定的权力,2004年增订《日本专利法》第104条之3,创设了专利无效判定二元制。为了保证该制度的有效实施,日本配备了辅助机制,于2005年设立知识产权高等法院,实现了专利确权与侵权案件上诉管辖权的统一。此外,还新设了专门委员,扩大了法院调查官的权限。但是,专利无效判定二元制的运行效果欠佳。为此,日本于2011年再次修法,增订了《日本专利法》第104条之4,明确法院判决生效后,特许厅确定的无效审决或订正审决均不得作为专利侵权诉讼再审之理由。从整体上看,2011年《日本专利法》对该条款的修订效果相当有限,不仅无法减轻双方当事人的讼累,反而变相鼓励当事人在专利侵权诉讼初期积极地向特许厅提出专利无效审决或订正审决申请。就此而言,日本在专利无效判定问题上似乎又回到了2004年修法之前的一元制轨道上。值此《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)进行第四次修订之际,日本的相关修法活动具有重要的借鉴意义。笔者拟对日本专利无效判定二元制的修法历程及其效果作一评析,并对《专利法》的相关修订提出立法建议,以期助益于我国正在进行的专利无效判定制度的改革。

一、2004年《日本专利法》修订之内容及其评价

(一)2004年《日本专利法》修订的内容及其意义

长期以来,日本对专利无效判定问题采用的是严格的职权分离主义模式,即在专利侵权诉讼中,专利的有效性问题由特许厅负责审决,特许厅是唯一有资格判断专利有效性的法定机构。②在特许厅做出审决之前,法院不能对专利的有效性问题做出判定并据此做出是否侵权的判决。当然,法院可以中止诉讼,等待特许厅的审决做出后再恢复专利侵权诉讼程序。③这种行政确权模式的弊端是诉讼周期长,维权成本高,行政与司法资源匹配不均,诉讼拖延等。

2000年4月日本最高法院对“基尔比案”做出的终审判决改变了以往法院判案的基本准则。在“基尔比案”中,日本最高法院指出,在特许厅审查部对专利是否有效做出判断之前,如果审理专利侵权诉讼的法院认为该专利确实存在明显的无效理由时,那么可以权利滥用为由④不支持专利权人提出的停止侵权、赔偿损失等要求。⑤这实际上赋予了法院在专利侵权诉讼中可以间接地对专利的有效性做出判断的权力,但条件是专利存在明显无效的理由。此后,在类似的侵权诉讼中,比照适用“基尔比案”的案件越来越多。虽然这种确权模式也引发一些问题,如构成专利“明显”无效的标准问题,“明显性要件”的认定问题,⑥但是与之前严格的职权分离主义模式相比仍有较大的进步。

经过实践与理论的探索,2004年《日本专利法》增订第104条之3,⑦其中第1款规定在专利侵权诉讼中,法院认为如果启动特许厅的无效审理程序将会判定专利无效,那么可以直接判定该专利无效,从而支持被控侵权人的诉讼主张。也即,在专利侵权诉讼中,被告可以直接主张原告的专利权“当然无效”以此抗辩自己不侵权,但前提是法院认为按照特许厅的无效审理程序应当判定无效。日本学者将此视为专利权“当然无效抗辩规则”。⑧为尽量减少法院与特许厅在判定专利无效时出现结果不一致的情形,《日本专利法》新增第168条第5款、第6款,建立法院与特许厅之间的信息联络沟通机制,尽可能使特许厅与法院的判定结果保持一致,进而提高法院对专利有效性问题的判断水平。《日本专利法》第168条第5款规定,当法院收到特许厅通知的有关专利无效审理请求后,在该诉讼中,记载有依据第104条之3第1款规定的攻击或者抗辩方法的书面文件在该通知前提出或者在该通知后第一次提出的,法院应将该情况通知特许厅长官。第168条第6款规定,接到法院通知的特许厅长官,可以要求法院提供在该诉讼的诉讼记录中审判员认为审判所需要的书面文件复印本。通过信息共享与及时沟通,尽量避免法院与特许厅的判断不一。

概括而言,《日本专利法》新增第104条之3具有重要意义:首先,打破了日本长期以来实行的公、私二元体制,赋予法院在民事侵权诉讼中一并处理专利有效性问题的权力,使得法院可以在必要情况下直接对专利的有效性问题进行审定。其次,顺势解决了法理上法院如何染指行政事务等难题。⑨日本最高法院在“基尔比案”中以“权利滥用”理论巧妙地化解了这一结构性的难题,将实施有明显瑕疵的无效专利行为界定为“权利滥用”行为,也即,即便权利属于有效存在的状态,但滥用该权利的请求,法院仍不予支持,将民法中的“权利滥用”规则运用到专利有效性问题的判断上实为明智之举。《日本专利法》第104条之3虽然没有照搬最高法院的判决,但是包含了该案例的旨趣。

2004年《日本专利法》修法最直接的意义在于赋予法院在个案中判断专利有效性的权力,开拓性地打破了日本公、私二元司法体制,实现了专利侵权诉讼与无效审理程序的融合,与世界发达国家的做法保持了一致。⑩

(二)专利无效判定二元制之相关制度配置

1.成立知识产权高等法院

2005年日本成立知识产权高等法院,隶属东京高等法院。相较于普通高等法院的支部,日本知识产权高等法院具有更高的独立性,(11)知识产权高等法院下设事务部门和裁判部门,管辖范围主要有:(1)全国所有的技术型知识产权民事案件的二审,(2)东京高等法院管辖内非技术型知识产权民事案件的二审,(3)针对特许厅的审决提起的审决取消诉讼案件的一审。由此可见,日本知识产权高等法院被定位为“上诉法院”,日本特许厅的审理程序被认定为准司法程序,虽然其做出的决定带有行政处分的性质,但是对于特许厅的审决不服的,不需要经过地方法院,而是由东京高等法院专属管辖。因此,作为东京高等法院特别支部的知识产权高等法院,实现了专利确权与侵权案件上诉管辖权的统一。

2.设置技术调查官协助审查技术事项

日本知识产权高等法院设置技术调查官,对有关发明专利、实用新型专利等案件涉及的必要技术事项进行审查,帮助法官了解相关的科技知识。知识产权高等法院的技术调查官从特许厅调任,通常具有担任审查官10余年的工作经验,在知识产权高等法院工作3年左右后,会回到特许厅继续担任审查官。(12)2003年日本修订《民事诉讼法》,新设了专门委员,(13)扩大了法院调查官的权限。(14)由于技术调查官制度顺应了知识产权案件审判的特点,因此在实施中获得了很高的评价。(15)技术调查官制度的完善使得法院在司法确权方面可以充分考量技术标准,尽可能达到与特许厅审查一致的水平。

(三)专利无效判定二元制存在的问题

2004年《日本专利法》确立的专利无效判定二元制经历了从判例到学说的长期发展过程,打破了法院与特许厅严格意义上的职权分工主义模式,赋予法院对专利无效问题的间接判定权力。但是,该制度在实践中产生的问题也比较突出。

1.法院和特许厅对专利有效性判定结果不一的比率较高

虽然《日本专利法》新增第168条第5款、第6款,以尽量避免出现法院与特许厅对专利有效性判定不一致的问题,但是在实践中这种差异仍然无法完全避免。有数据显示,“基尔比案”判决后到2004年修法之前,在专利侵权诉讼中,法院对专利无效申请的审查结果与特许厅审决结果不一致的比率为8%。2004年专利无效审定二元制创设后,法院与特许厅的审定结果不一致的比率增至21%。(16)这种差异的存在严重地影响到法律的稳定性。虽然法院对与专利有效性相关的技术争点问题灵活运用“调查官制度”和“专门委员制度”来处理,但是因为判断主体、内部机制及价值取向都有所区别,使得法院与特许厅协调配合的实际运行情况并不乐观。(17)在二元制构造下,如果频繁出现司法判定与行政审决结果不一的情形,那么势必对专利制度产生不利影响,行政与司法公信力也将受到质疑。不过,在“专利有效性判断应有的理想状态”会议上,也有不少专家认为,即使在一部分案例中法院与特许厅的判断出现差异,并存专利无效判定的两条路径也意味着有两次检验的机会来保证专利的有效性,从这种意义上说,专利无效判定二元制是非常有用的。(18)

2.法院与特许厅判定结果不一是否允许再审问题

在专利无效判定二元制架构下,法院对专利侵权诉讼做出的判决是双方当事人极力辩护后的结果,专利侵权诉讼判决生效后,如果特许厅做出的无效审决或订正审决与之冲突,那么是否有必要给予当事人再审的机会?(19)有少数人认为,根据《日本民事诉讼法》第157条的规定,专利侵权案件判决后,当事人以无效审查为由申请再审属于“没有及时提出证据进行辩护的结果”,应当予以限制。(20)2004年日本修法的目的是为了提高诉讼效率,化解程序冗长问题,在专利侵权诉讼中快速解决专利有效性之纷争。从这种意义上讲,对于专利侵权诉讼中所确定的专利无效事由如果允许再审,那么不但会使专利侵权诉讼的判决处于不稳定状态,而且被控侵权人必然会在专利侵权诉讼过程中同时启动无效行政审查程序。这与2004年修订《日本专利法》追求诉讼经济与效率的趣旨相悖。

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